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专利侵权诉讼中的“先用权抗辩”
关键词：发明专利 先用权抗辩
河南省高级人民法院裁判文书
哈尔滨XXX自动化技术开发有限公司诉无锡XXX科技有限公司侵害发明专利权、侵害实用新型专利权纠纷案（河南省高级人民法院（2014）豫法知民终字第212号）
裁判要旨：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
河南省高级人民法院认为：关于XXX公司主张的先用权抗辩是否成立的问题。原审法院认为，本案中，XXX公司主张先用权抗辩，其有责任提供证据证明XXX公司在涉案专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法并且仅在原有范围内继续制造、使用的事实，但XXX公司提交订货合同和购销买卖合同不能体现交易标的与被控侵权产品属于相同产品或者使用了相同方法，其不能证明在涉案专利申请日前就存在由XXX公司销售被控侵权产品的规模。因此，XXX公司提交的证据不足以认定其符合先用权的条件，XXX公司关于先用权的抗辩证据不足。
本院认为，《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权…。（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”。《中华人民共和国公司法》（2005年修订版）第七条规定：“依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日”。XXX公司为证明已经在先使用涉案专利，在一审程序中提交了其于2009年12月27日与息县四通面业有限责任公司签订的《订货合同》（原件）以及其于2010年1月20日与内乡县豫宛三鑫面业有限公司签订的《购销买卖合同》（复印件）。但两份合同的签订时间均在XXX公司营业执照签发日期即公司成立日期（2010年5月6日）之前，以上两份证据不能有效证明XXX公司主张的在先使用权成立。
附裁判文书
河南省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）豫法知民终字第212号
上诉人（原审被告）：无锡XXX科技有限公司。住所地：江苏省无锡市XX。
法定代表人：XXX，该公司总经理。
被上诉人（原审原告）：哈尔滨XXX自动化技术开发有限公司。住所地：黑龙江省哈尔滨市XXX。
法定代表人：王XX，该公司董事长。
委托代理人：张建东，河南科技通律师事务所律师。
委托代理人：张长波，河南科技通律师事务所律师。
原审被告：郑州XX粮食机械技术发展有限公司。住所地：河南省郑州市XXX。
法定代表人：XXX。
上诉人无锡XXX科技有限公司（以下简称XXX公司）与被上诉人哈尔滨XXX自动化技术开发有限公司（以下简称XXX公司）、原审被告郑州XXX粮食机械技术发展有限公司（以下简称XXX公司）侵害发明专利权、侵害实用新型专利权纠纷一案，XXX公司于2013年4月16日向河南省郑州市中级人民法院（以下称原审法院）提起诉讼，请求判令：1、XXX公司立即停止侵犯XXX公司ZL20101019××××.5号“双工位面粉包装法”发明专利权和ZL20102022××××.X号“双工位面粉包装机”实用新型专利权的行为，并赔偿XXX公司经济损失及调查制止侵权行为所支出的合理费用共计50万元；2、XXX公司停止销售侵犯XXX公司ZL20101019××××.5号“双工位面粉包装法”发明专利权和ZL20102022××××.X号“双工位面粉包装机”实用新型专利权的产品；3、本案诉讼费用由XXX公司、XXX公司承担。原审法院于2014年4月12日作出（2013）郑知民初字第375号民事判决，XXX公司不服，向本院提起上诉。本院于2014年8月1日受理后，依法组成合议庭，于2014年10月9日公开开庭进行了审理，XXX公司的法定代表人沈立华，XXX公司的委托代理人张建东、张长波，到庭参加了诉讼，XXX公司经本院传票合法传唤无正当理由拒不参加本案庭审。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：2010年5月29日XXX公司向国家知识产权局申请授予“双工位面粉包装机”实用新型专利权，2011年2月23日获得实用新型专利权授权公告，实用新型专利权专利号为ZL20102022××××.X。该实用新型专利权利要求为：1、一种双工位面粉包装机，其组成包括：带有动力机构的装料仓，其特征是：所述的装料仓底部对应连接一对连接喂料器，所述的喂料器底部对应连接夹袋机构，所述的夹袋机构底部具有连接装料袋的接口；所述的夹袋机构装载在框架内，所述的框架内还装有输送机，所述的输送机连接缝口机。2、根据权利要求1所述的双工位面粉包装机，其特征是：所述的动力机构包括电机，所述的电机连接变速机构，所述的装料仓底部通过搅拌器连接所述的喂料器，所述的变速机构也连接所述的喂料器，所述的输送机装有输送带。2010年5月29日XXX公司向国家知识产权局申请授予“双工位面粉包装法”发明专利权，2012年11月14日获得发明专利权授权公告，发明专利权专利号为ZL20101019××××.5。该发明专利权利要求为：1、一种双工位面粉包装法，其特征是：首先检测双工位面粉包装机A秤、B秤夹袋输入信号，如果检测到A秤、B秤都有夹袋输入信号，则仪表输出A秤、B秤夹袋信号，如果此时有料位输入信号，则仪表输出变频运行信号，同时启动大、中、小给信号进行快速加料；当秤重值＞目标值－一段值时，关闭大给信号设备进行中速加料；当秤重值＞目标值－二段值时，关闭中给信号设备进入慢速加料过程，当秤重值＞目标值－落差值时仪表停止输出变频运行信号，设备停止加料，输出完成信号；设备进入振袋过程：振袋次数到：仪表自动检测是A秤完成还是B秤完成，如先完成的是A秤，则A秤仪表输出松袋信号，输送带启动，将物料送至缝口机；如先完成的是B秤，则B秤仪表自动检测A秤是否完成；为避免A秤、B秤的物料在输送过程中相撞，自动检测是A秤是否有夹袋信号，如A秤正在加料，则输送带不启动，等A秤完成后，输送带启动，将A秤、B秤完成的物料送至缝口机；当料位开关无效，而上储料斗中还有物料时，设备夹袋后可按手动加料清仓按钮，给仪表料位信号，则设备运行。
2012年12月28日李XX作为需方与供方XXX公司签订编号为201212281600的《工矿产品购销合同》，约定李XX以8万元的价格向XXX公司购进一台双工位定量包装机组，XXX公司收到李XX货款后20日内供货，XXX公司负责运输，李XX指定收货地址为郑州市金水区XXX号河南XX面业有限公司院内，收货人李XX。合同附件载明：产品主要零部件配置清单A、双工位包装机组的仪表、传感器和主要电器元件及传动件标注配置表，有质量变送器（含PLC控制器）（用于称重和弱电控制）、显示触摸屏（全中文显示、触摸操作）、称重传感器（用于称重）、断路器（保护电机）、接触器（控制电机）、变频器（控制给料器）、料位器（检测物料）、电机（用于喂料）、缝口机头、同步带（给料绞龙用）、开关按钮、指示灯、夹袋开关（用于夹袋）、减速电机（用于输送机）、主机轴承（进料绞龙用），B、双工位包装机组主要气动元件及电子元件选用表，有气源处理三联件（对气源进行过滤减压）、电磁阀（控制气缸）、气缸（用于夹袋器和墩实机）。2012年12月30日李丽作为需方与供方XXX公司签订编号为201212301700的《工业产品购销合同》，约定李丽以66000元的价格向XXX公司购进一台LCS-25CC双工位包装机，款到15日内XXX公司发货，李XX指定收货地址为郑州市金水区XX号河南XX面业有限公司院内、收货人李XX。2013年1月8日XXX公司向李丽出具了一台双工位定量包装机组80000元编号0016872的《收据》和一台双工位包装机LCS-25CC双工位包装机66000元编号为0016873的《收据》。
2013年1月16日XXX公司的委托代理人李XX、于XXX向河南省郑州市黄河公证处申请保全证据。2013年3月4日10时公证员张XXX和公证处工作人员吕XX随同XXX公司的委托代理人于XX、摄像人张XX来到郑州市金水区渠东路31号的河南金地面业有限公司院内，10时50分，叉车从车牌为豫A×××××中型货车上卸下货物，11时2分，货物卸货完毕，放置于院内。于洪美在郑州专线河南全境托运单上签字，11时5分，于洪美从控制箱中取出“XK3124（B520）称重显示控制器技术手册，货物在15时转运到郑州市高新区百炉屯村黄庄的三立粮机加工厂院内。15时30分公证员和公证处工作人员在上述设备上加贴封条，摄像人张XX对上述过程进行了拍照。公证保全的产品标注有XXX公司的企业名称、服务电话、商标。河南省郑州市黄河公证处对上述行为出具（2013）郑黄证经字第726号公证书予以确认。
2014年1月21日原审法院到郑州市高新技术产业开发区石佛办百炉屯黄庄三立粮机加工厂进行了现场勘验和质证，XXX公司认可其保全的产品系其公司产品，但认为XXX公司专利权利要求1所述的夹袋机构装载在框架内，XXX公司的输送机不在框架内；对XXX公司专利权利要求2，认为单工位机器也具备这样的特征。另外，XXX公司认为其双工位机器原理在于调整A、B秤的运行顺序，经现场拆解XXX公司机器的工作方法与XXX工专利要求中的工作方法一致，但XXX公司机器还可以单秤工作。
原审法院另查明：1、XXX公司在ZL20101019××××.5号“双工位面粉包装法”发明专利授权程序中，通过对权利要求、说明书的修改和意见陈述而放弃了如下技术方案：1、一种双工位面粉包装法，其特征是：首先检测双工位面粉包装机A秤、B秤夹袋输入信号，如果检测到A秤、B秤都有夹袋信号，则仪表夹袋A秤、B秤输出，如果此时有料位输入信号，则仪表输出变频运行信号，同时启动大、中、小给信号进行快速加料；当秤重值＞目标值－一段值时，关闭大给信号设备进行中速加料；当秤重值＞目标值－二段值时，关闭中给信号设备进入慢速加料过程，当秤重值＞目标值－落差值时仪表停止输出变频运行信号，设备停止加料，输出Finsh完成信号；设备进入振袋过程：振袋次数到：仪表自动检测是A秤完成还是B秤完成，如先完成的是A秤，则A秤仪表输出松袋信号，输送带启动，将物料送至缝口机；如先完成的是B秤，则B秤仪表自动检测A秤是否完成；为避免A秤、B秤的物料在输送过程中相撞，自动检测是A秤是否有夹袋信号，如A秤正在加料，则输送带不启动，等A秤完成后，输送带启动，将A秤、B秤完成的物料送至缝口机；当料位开关无效，而上储料斗中还有物料时，设备夹袋后可按手动加料清仓按钮，给仪表料位信号，则设备即可运行。2、一种双工位面粉包装机，其组成包括：带有动力机构的装料仓，其特征是：所述的装料仓底部对应连接一对连接喂料器，所述的喂料器底部对应连接夹袋机构，所述的夹袋机构底部具有连接装料袋的接口；所述的夹袋机构装载在框架内，所述的框架内还装有输送机，所述的输送机连接缝口机。3、根据权利要求2所述的双工位面粉包装机，其特征是：所述的动力机构包括电机，所述的电机连接变速机构，所述的装料仓底部通过搅拌器连接所述的喂料器，所述的变速机构也连接所述的喂料器，所述的输送机装有输送带。
2、XXX公司为调查取证、制止侵权支付公证费XXX元、律师费用XXX元。
原审法院认为：XXX公司依法对ZL20101019××××.5号“双工位面粉包装法”发明专利享有专利权，其在专利有效期内按时交纳了年费，该专利权应受法律保护。XXX公司依法对ZL20102022××××.X号“双工位面粉包装机”实用新型专利享有专利权，其在专利有效期内按时交纳了年费，该专利权应受法律保护。《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条、第七条规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。在原审法院对公证保全的被控侵权产品进行勘验时，XXX公司认可：如果两个秤同时工作，被控侵权产品工作方法与XXX公司专利要求中的工作方法一致，但XXX公司被控侵权产品还可以单秤工作。因此，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同的技术特征的，XXX公司被控侵权产品落入了XXX公司ZL20101019××××.5号“双工位面粉包装法”发明专利权和XXX公司ZL20102022××××.X号“双工位面粉包装机”实用新型专利的保护范围，XXX公司生产、销售的被控侵权产品的行为侵犯了XXX公司ZL20101019××××.5号“双工位面粉包装法”发明专利权和ZL20102022××××.X号“双工位面粉包装机”实用新型专利权，XXX公司请求判令XXX公司停止侵权和赔偿损失的诉讼请求具有事实基础和法律依据，本院予以支持。XXX公司提交的编号为201212301700《工业产品购销合同》和2013年1月8日收据一份，能够证明XXX公司销售了XXX公司生产、销售的被控侵权产品。XXX公司侵犯了XXX公司专利号ZL20101019××××.5号“双工位面粉包装法”发明专利权和ZL20102022××××.X号“双工位面粉包装机”实用新型专利权，XXX公司请求XXX公司停止销售侵犯原告XXX公司专利号ZL20101019××××.5号“双工位面粉包装法”发明专利权和ZL20102022××××.X号“双工位面粉包装机”实用新型专利权的产品的诉讼请求，予以支持。
关于XXX公司的先用权抗辩问题。《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第三款规定，专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，XXX公司主张先用权抗辩，其有责任提供证据证明XXX公司在涉案专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法并且仅在原有范围内继续制造、使用的事实，但XXX公司提交订货合同和购销买卖合同不能体现交易标的与被控侵权产品属于相同产品或者使用了相同方法，其不能证明在涉案专利申请日前就存在由XXX公司销售被控侵权产品的规模。因此，XXX公司提交的证据不足以认定其符合先用权的条件，XXX公司关于先用权的抗辩证据不足，不予支持。
关于赔偿损失的数额。《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，XXX公司没有提交其因XXX公司侵权所受到的损失或XXX公司因侵权所获利益的证据，也未能提交涉案专利的许可使用费。根据专利权的类别、侵权行为的性质和情节以及为调查制止侵权行为所支出的合理费用等因素，酌定赔偿数额为10万元。
综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条、第六十九条第（二）项、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第十五条第三款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，原审法院判决：一、XXX公司立即停止生产、销售侵犯XXX公司专利号ZL20101019××××.5号“双工位面粉包装法”发明专利权和ZL20102022××××.X号“双工位面粉包装机”实用新型专利权的产品；二、XXX公司立即停止销售侵犯XXX公司专利号ZL20101019××××.5号“双工位面粉包装法”发明专利权和ZL20102022××××.X号“双工位面粉包装机”实用新型专利权的产品；三、XXX公司于判决生效之日起十日内赔偿XXX公司经济损失人民币10万元；四、驳回XXX公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费8800元，XXX公司负担5000元，XXX公司负担3800元。
XXX公司上诉称：XXX公司所拥有的发明专利权和实用新型专利权的申请日期均为2010年5月29日，XXX公司早在2009年就已经根据公知技术制造并销售了涉案产品，故XXX公司对涉案发明专利权和实用新型专利权拥有先用权。请求撤销原审判决，驳回XXX公司上诉或发还重审，涉案费用由XXX公司负担。
XXX公司答辩称：XXX公司成立时间在XXX公司专利优先权申请日之后，XXX公司提交两份证据的签订日期也在该公司成立之前，以上证据不能支持其主张。请求驳回上诉，维持原判。
根据各方当事人上诉、答辩、陈述情况，并征询双方当事人意见，本院归纳本案二审争议焦点如下：XXX公司先用权抗辩理由是否成立。
本院经审理对原审查明事实予以确认，另查明：1、XXX公司在一审程序中提交了其与息县四通面业有限责任公司签订的《订货合同》一份，上面加盖有XXX公司合同专用章及息县四通面业有限责任公司公章，显示的签订日期为2009年12月27日；2、XXX公司在一审程序中提交了其与内乡县豫宛三鑫面业有限公司签订的《购销买卖合同》（内容为加盖有XXX公司合同专用章与内乡县豫宛三鑫面业有限公司合同专用章的复印件，复印件上加盖有内乡县豫宛三鑫面业有限公司公章）一份，显示的签订日期为2010年1月20日；3、XXX公司在无锡市锡山区工商行政管理局登记成立的时间为2010年5月6日。
本院认为：关于XXX公司主张的先用权抗辩是否成立的问题。《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权…。（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”。《中华人民共和国公司法》（2005年修订版）第七条规定：“依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日”。XXX公司为证明已经在先使用涉案专利，在一审程序中提交了其于2009年12月27日与息县四通面业有限责任公司签订的《订货合同》（原件）以及其于2010年1月20日与内乡县豫宛三鑫面业有限公司签订的《购销买卖合同》（复印件）。但两份合同的签订时间均在XXX公司营业执照签发日期即公司成立日期（2010年5月6日）之前，以上两份证据不能有效证明XXX公司主张的在先使用权成立。故该公司关于在先使用权的上诉主张不能成立，本院不予采信。
综上，XXX公司的上诉理由不能成立，本院予以驳回。原审判决事实认定清楚、适用法律正确、责任判处适当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，本院判决如下：
驳回上诉请求，维持原判。
二审案件受理费8800元，由无锡XXX科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 宋XX
代理审判员 赵 X
代理审判员 赵XX
二〇一四年十一月三日
书 记 员 华XX
